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Nuevo Decreto Reglamentario y Resolución del INPI implementando las modificaciones a la Ley de Marcas
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Por Berton Moreno + Ojam
Jueves 30 de mayo de 2019
El 3 de junio de 2019, entrará en vigencia el Decreto 242/2019 que regula la Ley de Marcas. La norma reglamenta las modificaciones introducidas mediante la Ley No. 27.444, de “Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación”. Entre las medidas que introduce este Decreto, se destacan:

COLOR y FORMA – INDICACIONES GEOGRAFICAS

• Aun cuando la Ley de Marcas prohíbe el registro del “color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos” (1), el Decreto abre la posibilidad de registro para aquellos casos en los cuales el color a registrar haya adquirido capacidad distintiva sobreviniente (secondary meaning) o no constituya del color necesario o habitual del producto que identifica (color arbitrario).

• De la misma forma, aun cuando la Ley de Marcas prohíbe el registro de la “forma que se dé a los productos” (2), la normativa aclara que son registrables las formas no necesarias ni habituales de los productos o aquellas formas que, mediante el uso, hayan adquirido capacidad distintiva sobreviniente (secondary meaning).

• Las Indicaciones Geográficas, en tanto sean expresamente reconocidas por la República Argentina, quedan comprendidas dentro de la prohibición de registro que afecta a las Denominaciones de Origen nacionales o extranjeras (3).

• El plazo de 10 años de vigencia para las renovaciones comenzará a computarse desde la fecha de vencimiento del registro cuya renovación se solicita (no desde la fecha en que se concede la solicitud de renovación).

ACCIONES OFICIALES – NOVEDADES Y NUEVOS PLAZOS
• La Oficina de Marcas podrá conceder una solicitud de registro en forma parcial, es decir, solamente con respecto a algunos de los productos o servicios especificados en la solicitud. Esta concesión parcial supone la denegatoria con respecto al resto de los productos o servicios que hayan sido originalmente listados.

• El plazo para responder a las objeciones por defectos formales se acorta a 10 días hábiles. Este plazo aplica para aquellas vistas por errores en la clasificación de productos y servicios (anteriormente, el plazo para contestar observaciones por defectos en la clasificación era de 30 días hábiles).

• El plazo para responder a las objeciones en base a observaciones de fondo que afecten a la marca solicitada (falta de capacidad distintiva o no disponibilidad del signo), será de 30 días corridos. Se encontrarán disponibles dos únicas extensiones de plazo –automáticas y sucesivas— para la presentar las contestaciones a este tipo de objeción, a saber:
◦ 1° extensión: 10 días corridos (abonando tasas oficiales)
◦ 2° extensión: 5 días corridos (abonando tasas oficiales adicionales)

• Si además de recibir objeciones por parte del examinador, la solicitud es objeto de oposiciones por parte de terceros, el plazo para presentar una respuesta a dicha objeción será de 3 meses. En este caso, la Oficina de Marcas no decidirá sobre la objeción del examinador hasta que la oposición sea resuelta. Aun así, es altamente recomendable presentar la respuesta a la observación del examinador antes del vencimiento del plazo indicado, en tanto la Oficina de Marcas no intimará a presentar la contestación al solicitante.

NULIDAD DE MARCAS - NOVEDADES

• La Oficina de Marcas resolverá los casos de nulidad únicamente cuando la marca registrada contravenga lo dispuesto en la Ley de Marcas (4). En sede judicial se resolverán, en cambio, aquellos casos de nulidad de registros concedidos a favor de quien “conocía o debía conocer” que la marca registrada pertenecía a un tercero (5). De la misma forma, se decidirán en la Justicia los casos de nulidad de marcas registradas para su comercialización, “por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto” (6).

• En el caso de una solicitud de marca presentada por quien “conocía o debía conocer” que la marca registrada pertenecía a un tercero o “por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto”, cualquier tercero puede oponerse acreditando su nulidad (o presentar un llamado de atención vencido el plazo para oponerse), en cuyo caso el INPI resolverá su denegatoria o concesión. No así una vez que la marca sea concedida y la concesión se encuentre firme, en cuyo caso la nulidad deberá ser planteada en la Justicia.

RENOVACION DE MARCAS – PLAZO DE GRACIA
• Las solicitudes de renovación pueden presentarse dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al vencimiento del registro a renovar (anteriormente, este plazo era de 60 días previos al vencimiento, y no existía plazo de gracia para renovar un registro).

ACCIONES DE CADUCIDAD POR FALTA DE USO
• Toda acción de caducidad por falta de uso, sea total o parcial, deberá iniciarse en sede administrativa. La Oficina de Marcas aún debe definir el procedimiento para la resolución de estos casos.

DECLARACION DE USO QUINQUENAL
• Entre el 5° y 6° año de vigencia de un registro, se requiere la presentación de una declaración jurada en la que se informe el uso que se hubiese hecho de la marca hasta ese momento en nuestro país. Esta declaración será exigida en todos los registros de marca concedidos a partir del 12 de enero de 2013. Sin esta declaración, se presumirá la falta de uso de la marca y no se dará curso a la solicitud de renovación, hasta que sea presentada y se abone el arancel del INPI. La Oficina de Marcas puede intimar al solicitante a presentar esta declaración y, si el requisito no es satisfecho, podrá declarar la caducidad del trámite de renovación.

• Es posible presentar esta declaración jurada de uso fuera de término. Sin embargo, a partir del 12 de enero de 2020, el INPI requerirá el pago de un arancel adicional por cada año de incumplimiento de este requisito.

• Si la marca a renovar no hubiese sido usada en Argentina hasta el período comprendido entre el 5° y el 6° año (por ejemplo, si se hubiera comenzado a emplear en el 8° año), será posible presentar, al momento de su renovación, una declaración informando el uso de la marca en nuestro país, junto con el pago de la sobretasa establecida por la Oficina de Marcas.

• Ante este nuevo requisito de la declaración jurada quinquenal, podrían ocurrir dos situaciones básicas:
a) Que la marca haya sido utilizada en Argentina.
En este caso, debe presentarse la declaración jurada y pagar el arancel oficial.
Esta declaración constituye una presunción de uso de la marca registrada. Por lo tanto, aun cuando haya sido presentada, es posible que cualquier tercero interesado cuestione lo declarado y, eventualmente, promueva una acción de caducidad por falta de uso (es decir, la presunción de uso podría revertirse).
De ser posible, puede resultar conveniente completar esta declaración jurada con toda la evidencia de uso escaneable o digital disponible al momento de su presentación. Cuanto más completa sea la declaración jurada, mayor será la presunción de uso y mayor la posibilidad de desalentar acciones de caducidad.

b) Que la marca no haya sido utilizada en Argentina.
En este caso, el registro se encontrará sujeto a una posible acción de caducidad total o parcial, por parte del INPI (de oficio) o de cualquier tercero.

• Para avanzar con el trámite de renovación de un registro, la Oficina de Marcas aceptará una declaración –de medio término— “de no uso”; es decir, podrá manifestarse que la marca registrada no se usó durante los primeros cinco años de vigencia del registro, siempre que haya sido empleada posteriormente de forma tal de poder dar cumplimiento a este requisito para su renovación.

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(1) Ley de Marcas, ARTÍCULO 2: No se considera marca y no es registrables: (d) el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.
(2) Ley de Marcas, ARTÍCULO 2: No se considera marca y no es registrables: (c) la forma que se dé a los productos.
(3) Ley de Marcas, ARTÍCULO 3º No pueden ser registradas (c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.
(4) Ley de Marcas, ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas: (a) en contravención a lo dispuesto en esta ley.
(5) Ley de Marcas, ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas: (b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.
(6) Ley de Marcas, ARTICULO 24. — Son nulas las marcas registradas: (c) Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.

Para más información contactarse con: ip@bertonojam.com.ar

BERTON MORENO + OJAM

Esta publicación no pretende proporcionar asesoramiento legal o de otro tipo.